太安动态

首页>太安动态

专利法抵触申请“跨界”的必要性|浙江太安律师事务所

一、抵触申请的概念

根据《专利法》规定,“由任何单位或个人就同样的发明或实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件也可以损害该申请日提出的专利申请的新颖性。在专利授权审查过程中,将这种专利申请称之为抵触申请”。

“抵触申请”设定的法理依据是专利法第九条,即避免重复授权具体避免重复授权的方式是通过“抵触申请”判断专利申请是否具备新颖性作为授予专利权或者驳回专利申请的考量因素

二、抵触申请适用范围存在的不足

根据《专利法》规定,适用抵触申请时,发明或者实用新型专利与外观设计专利不能“跨界”,即发明实用新型专利与外观设计专利不能互为抵触申请,也就是说不能以发明实用新型专利的抵触申请去评价外观设计专利申请的新颖性,同样,也不能以外观设计专利的抵触申请去评价发明实用新型专利申请的新颖性。

《专利法》第二十二条第二款规定,该发明或者实用新型没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。根据本条规定,评价发明或实用新型新颖性时,仅涉及发明或者实用新型作为抵触申请,未提及外观设计,显然将外观设计排除在抵触申请之外。

《专利法》第二十三条规定,外观设计,没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公告的专利文件中。该条款仅涉及在先外观设计作为在后外观设计申请的抵触申请,未提及发明和实用新型,发明和实用新型排除在作为外观设计抵触申请之外。

抵触申请跨界的建议

专利法第二条记载本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。”目前笔者根据三类专利类型无效程序、权利冲突、期限延长三个方面来具体阐述扩大抵触申请的适用范围,即“跨界”的必要性

必要性一、基于无效程序中的不合理认为应当“跨界”

举例说明:假设目前市场上仅存在形如一次性纸杯结构的杯子,发明人设计出一个带有手柄的水杯,改进点在于杯子的外形结构,同时递交了实用新型和外观设计申请,申请文本中记载着同样的外形结构,属于同样的技术;在实用新型和外观设计申请的申请日之后,另一发明人对同样结构的带手柄的水杯申请了发明专利。在先申请的实用新型和外观设计记载了同样的外形结构,都足以否定在后申请发明的新颖性,但是根据现行《专利法》的规定,先申请的实用新型可以作为后申请发明的抵触申请,但是先申请的外观设计却不能作为后申请发明的抵触申请;那么在发明专利无效程序中,实用新型记载的技术可以否定发明的新颖性,将其宣告无效。但是在先申请的外观设计记载的技术与实用新型相同,也足以否定发明专利的新颖性,却因为外观专利不得作为发明的抵触申请而使无法发明专利宣告无效,显然该结论是不合理的。支持该观点作者:李中奎李娟抵触申请相关规定浅析》。

必要性二、先权利侵犯后权利的不合理认为应当“跨界”

举例说明:如上述案例中的实用新型专利和外观设计专利,申请时间为前者在先,后者在后。实用新型记载了产品的六面视图,保护的是六面视图对应的外形结构。外观设计保护的是六面视图对应的外形。两者存在权利重叠的情形,后期却出现在先实用新型权利人生产的产品侵犯在后外观设计专利权,由于实用新型与外观设计不能互为“抵触申请”,在先权利人还不能以此来主张权利,各地法院根据实际情况自由裁量,没有一个统一的评判标准,使先权利人存在侵权可能,显然该结论是不合理的。支持该观点作者:孙毅抵触申请中的相关问题分析》。

必要性三、保护期限被延长的不合理认为应当“跨界”

《专利法》第一条规定,为了保护专利权人的合法权益,鼓励发明创造,推动发明创造的应用,提高创新能力,促进科学技术进步和经济社会发展,制定本法。《专利法》既要对发明创造予以保护,又要促进科学技术进步和经济社会发展,专利权利到期后该技术能够进入公有领域,贡献于全社会,提高社会创新能力,促进科技进步。举例说明:发明创造人递交了一件在先外观专利申请,授权之前又递交了另一件在后发明专利,由于两者不构成“抵触申请”,所以双双授权。正常情况下,在先外观设计10年后,保护期限到期,根据专利法的初衷,该外观技术进入公有领域,大众可以无偿使用。然而,发明人利用发明与外观设计不构成“抵触申请”采用接力赛的方式,外观专利到期后,此时发明专利还有10年多的保护期限,由于两者保护的技术是相同的,变相的延长了外观设计的保护期限,这与专利法的立法初衷是违背的因此发明、实用新型与外观设计不能互为“抵触申请”是不合理的。支持观点有:作者:张跃平发明、实用新型与外观设计专利申请之间可互为抵触申请

综上基于发明、实用新型与外观设计应该互为“抵触申请”的必要性进行了分析,浙江太安律师事务所笔者认为抵触申请应当“跨界”

 


地址:宁波市鄞州区嘉会街288号宁波中心大厦B座32层

电话:0574-87402235

邮箱:taian@taianlawfirm.com